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BGH zur Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken: Der BGH sieht rot

Die Sparkassen können auch in Zukunft Markenschutz für "ihr" Rot beanspruchen. Der BGH hat heute in einem Löschungsverfahren die zuvor vom BPatG angeordnete Löschung der Farbmarke für rechtswidrig erklärt.

In einer am Donnerstag ergangenen Entscheidung (Beschl. v. 21.07.2016, Az. I ZB 52/15) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die vom Bundespatentgericht (BPatG) angeordnete Löschung der zugunsten des Dachverbands der Sparkassen-Finanzgruppe eingetragenen Farbmarke "Sparkassen-Rot" aufgehoben. Hintergrund des Rechtsstreits war ein von der spanischen Bankengruppe Santander angestrengtes Löschungsverfahren.

Aufgrund der Entscheidung des BGH können die Sparkassen Banken und anderen Finanzdienstleistern in Zukunft voraussichtlich die Verwendung der Farbe Rot untersagen, solange diese nicht nur dekorativ erfolgt. Die Sparkassen hatten sich aber auch schon für einen anderen Ausgang des Verfahrens gewappnet.

Sparkasse vs. Santander: Hintergrund eines langen Rechtsstreits

Die Entscheidung des BGH beendet vorerst einen seit mehreren Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und der spanischen Bankengruppe Santander. Der Dachverband der Sparkassen ist seit dem Jahr 2002 Inhaberin der deutschen Farbmarke "Rot" (HKS-Farbe 13), die für "Bankdienstleistungen für Privatkunden" eingetragen ist.

Da der Marktauftritt der Santander Banken ebenfalls durch rote Farbe gekennzeichnet ist, hatten die Sparkassen Santander in Deutschland wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch genommen. Um den Sparkassen die Grundlage für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen zu entziehen, hatte Santander jedoch zum Gegenschlag ausgeholt und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der Farbmarke "Rot" mit der Begründung beantragt, die Marke sei nicht verkehrsdurchgesetzt und könne daher nicht zugunsten der Sparkassen monopolisiert werden. Das DPMA hatte die Löschung der Farbmarke jedoch abgelehnt.

Vom BPatG zum EuGH zum BPatG zum BGH

Gegen diese Entscheidung hatte Santander sodann Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt und Recht bekommen. Das BPatG (Beschl. v. 03.07.2015, Az. 25 W (pat) 13/14) hatte geurteilt, dass die Verwendung der roten Farbe im Bankensektor gängig und daher grundsätzlich freihaltebedürftig sei, weshalb ihr von Haus aus keine Unterscheidungskraft zukomme. Auf Grundlage der vom Sparkassenverband vorgelegten Meinungsforschungsgutachten und weiterer Dokumente hätte, so das BPatG, nicht mit Sicherheit festgestellt werden können, dass die Farbe Rot im Bezug auf Banken von den Verbrauchern überwiegend den Sparkassen zuordnet werde.

Zur Bestimmung des erforderlichen Grads an Verkehrsdurchsetzung komme es zwar, so der Europäische Gerichtshof (Urt. v. 19.06.2014, Az. C-217/13) auf Vorlage des BPatG, nicht auf starre Prozentwerte wie etwa einem zuvor noch vom BPatG angenommenen Durchsetzungsgrad von über 75 Prozent (Beschl. v. 19.03.2013, Az. 24 W (pat) 75/10) an. Entscheidend sei, ob unter Berücksichtigung aller wesentlicher Gesichtspunkte, unteren anderem auch der Marktanteile, der Nutzungsdauer und -intensität sowie der geografischer Verbreitung davon ausgegangen werden könne, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung die Farbe als Marke erkennt. Den Nachweis des vom BPatG weiterhin geforderten Durchsetzungs- bzw. Zuordnungsgrad von mindestens 50 Prozent hatte das BPatG jedoch, bezogen auf den Anmeldezeitpunkt, nicht als erbracht angesehen.

Zwar hatte der Sparkassenverband verschiedene Verkehrsgutachten vorgelegt, die teilweise von einer Verkehrsdurchsetzung von über 60 Prozent ausgingen. Die diesen Gutachten zugrunde liegenden Verkehrsbefragungen waren aber nach Überzeugung des BPatG nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, weshalb ihnen eine nur geringe Aussagekraft und Beweiswert zukomme - erst recht in Bezug auf den im vorliegenden Fall relevanten Anmeldezeitpunkt im Jahr 2002. Nicht unterscheidungskräftig und damit zu löschen lautete folglich das Fazit des BPatG.

BGH: Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunkt reicht

Gegen die vom BPatG angeordnete Löschung der Farbmarke "Rot" hatten sich die Sparkassen mit einer Rechtsbeschwerde vor dem BGH zur Wehr gesetzt und waren damit nun erfolgreich. Der BGH hat entschieden, dass es für den Löschungsantrag nicht entscheidend sei, ob die Marke bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahr 2002 verkehrsdurchgesetzt war. Ausreichend sei es, wenn sich aus den demoskopischen Gutachten ergebe, dass die Farbmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, hier also im Jahr 2015, Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Auch ursprünglich mangels nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung zu Unrecht eingetragene Marken bleiben also geschützt, wenn sie nachträglich Verkehrsgeltung erlangt haben.

In dem von den Sparkassen gegen Santander laufenden Verletzungsverfahren sind die Karten damit neu gemischt. Gestritten werden muss dort nun voraussichtlich darum, ab wann ein Schutz der Farbmarke "Rot" bestand und in welchem Umfang möglicherweise Ansprüche der Sparkassen gegen Santander bestehen.

Zitiervorschlag

Michael Fammler und Markus Hecht, BGH zur Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken: Der BGH sieht rot . In: Legal Tribune Online, 21.07.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20074/ (abgerufen am: 09.04.2020 )

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Kommentare
  • 21.07.2016 16:15, GrafLukas

    > Gestritten werden muss dort nun voraussichtlich darum,
    > ab wann ein Schutz der Farbmarke "Rot" bestand und in
    > welchem Umfang möglicherweise Ansprüche der Sparkassen
    > gegen Santander bestehen.
    Nein, das ist falsch. Eine Zeitrangverschiebung und auch eine Rechtsunsicherheit gibt es in diesem Fall nicht. Die Wirkungen der Marke gelten ab dem Tag der Eintragung im Register - auch wenn der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung "nur" für den Entscheidungszeitpunkt nach § 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG gelingt.

    Eine Zeitrangverschiebung gibt es nach § 37 Abs. 2 MarkenG nur im Anmeldeverfahren. Es wäre nach dem europäischen Rechtsrahmen möglich gewesen, das auch für das Löschungsverfahren so zu regeln - davon hat der deutsche Gesetzgeber aber bewusst abgesehen.

  • 21.07.2016 20:03, Hannes T.

    Für den Rechtsunkundigen wieder vollkommen unverständlich (der Hintergrund, nicht der Text).
    Fraglich ist, aus welchem Grund eine Farbe geschützt werden muss. Soweit eindeutig erkennbar ist, dass die Marken nicht verwechselt werden können, wird kein Schutz benötigt. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden. Der durchschnittliche Deutsche bzw. Europäer kann Santander von der Sparkasse trennen, trotz Farbe. So kann er auch Duden und Langenscheidt trennen.

    Sofern eine Marke sich durch andere Weise anzugleichen versucht, sollte dies im Einzelfall geprüft werden.

    • 22.07.2016 00:06, GrafLukas

      Es geht darum, dass ein Unternehmen eine Farbe so aufgebaut hat, dass die Farbe an sich - ohne weitere Kennzeichen - bereits als Hinweis auf das Unternehmen verstanden wird. Dazu bringen Sie den Verkehr, indem Sie eine lange Zeit intensiv die Farbe zusammen mit Logo und Schriftzug einsetzen. Eines Tages ist es so weit:
      - Sie sehen eine rein dunkelblaue Cremedose - Sie denken (möglicherweise) an NIVEA.
      - Sie sehen eine lila eingepackte Schokolade - auch ohne Kuh und Schriftzug denken Sie an Milka.
      - Sie sehen ein gelbes Wörterbuch - Sie wissen, das ist Langenscheidt.

      Wenn das mehr als 50% so sehen, haben Sie eine Farbmarke. Und dann geht es nicht darum, ob die Verbraucher eine blaue Cremedose mit NIVEA-Schriftzug von einer blauen Cremetube mit Dove-Logo unterscheiden können oder eine Sparkassen-Filiale von einer Santander-Filiale, sondern allein um die Frage, ob das auch so wäre, wenn man die anderen Marken, also Schriftzug und Logo ausblendet.

      Dann steht Blau gegen Blau, Rot gegen Rot. Dann können Sie aus der Erinnerung heraus nicht mehr sagen, welcher Farbton von wem war. Das bedeutet Verwechslungsgefahr bei selbständig kennzeichnender Stellung einer Zweitmarke.

  • 24.07.2016 22:45, Richter

    Grober Unfug. Farben als Marke bzw. Schutzgut sind Humbuk.

    Wenigstens kann man Farbige Logos nicht essen. Wir war das mit dem Lindt-Schoko-Hasen, der beim OLG aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen verschwand? (Lies: Gegessen wurde)

    Markenrecht (insb. die daran hängende Abmahnindustrie) bindet (Justiz-)ressourcen, die man anderweitig deutlich dringender bräuchte. Aber hey ... Freiherr von G. hat wenigstens mal einen hiten Anfang gemacht und spart seit einigen Jahren Arbeit.

    Ist das Abmahn-Anwalt oder kann das weg?

    • 25.07.2016 16:08, GrafLukas

      > "Markenrecht (insb. die daran hängende Abmahnindustrie) bindet
      > (Justiz-)ressourcen, die man anderweitig deutlich dringender bräuchte."
      Das glaube ich gar nicht. Gewerblicher Rechtsschutz ist - wie die ordentliche Gerichtsbarkeit ab Eingangsinstanz Landgericht nach meiner Kenntnis aufgrund häufig hoher Streitwerte insgesamt - unterm Strich für den Staat gewinnbringend. Tatsächlich helfen Markenverfahren somit, die Stellen der Strafrichter zu finanzieren. ;-)

      Bei den Bestandsverfahren gilt das nur indirekt - die Gerichtskosten in Amtsverfahren einschließlich Beschwerde zum BPatG und Rechtsbeschwerde zum BGH sind sehr gering. Das hängt hier allerdings damit zusammen, dass diese Verfahrenskosten mehr oder weniger in den Jahresgebühren für die Marken inbegriffen sind.

  • 25.07.2016 11:20, Sven Baum

    Das Logo der Sparkasse hier im Artikel stellt nicht HKS13 dar, womit der optische Vergleich leider für die Katz ist.. Der Farbton hier ähnelt HKS15. Ist das so gewollt gewesen?