BGH zur Schutzfähigkeit abstrakter Farbmarken: Der BGH sieht rot

In einer am Donnerstag ergangenen Entscheidung (Beschl. v. 21.07.2016, Az. I ZB 52/15) hat der Bundesgerichtshof (BGH) die vom Bundespatentgericht (BPatG) angeordnete Löschung der zugunsten des Dachverbands der Sparkassen-Finanzgruppe eingetragenen Farbmarke "Sparkassen-Rot" aufgehoben. Hintergrund des Rechtsstreits war ein von der spanischen Bankengruppe Santander angestrengtes Löschungsverfahren.

Aufgrund der Entscheidung des BGH können die Sparkassen Banken und anderen Finanzdienstleistern in Zukunft voraussichtlich die Verwendung der Farbe Rot untersagen, solange diese nicht nur dekorativ erfolgt. Die Sparkassen hatten sich aber auch schon für einen anderen Ausgang des Verfahrens gewappnet.

Sparkasse vs. Santander: Hintergrund eines langen Rechtsstreits

Die Entscheidung des BGH beendet vorerst einen seit mehreren Jahren andauernden Rechtsstreit zwischen dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und der spanischen Bankengruppe Santander. Der Dachverband der Sparkassen ist seit dem Jahr 2002 Inhaberin der deutschen Farbmarke "Rot" (HKS-Farbe 13), die für "Bankdienstleistungen für Privatkunden" eingetragen ist.

Da der Marktauftritt der Santander Banken ebenfalls durch rote Farbe gekennzeichnet ist, hatten die Sparkassen Santander in Deutschland wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch genommen. Um den Sparkassen die Grundlage für die Geltendmachung von Verletzungsansprüchen zu entziehen, hatte Santander jedoch zum Gegenschlag ausgeholt und beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) die Löschung der Farbmarke "Rot" mit der Begründung beantragt, die Marke sei nicht verkehrsdurchgesetzt und könne daher nicht zugunsten der Sparkassen monopolisiert werden. Das DPMA hatte die Löschung der Farbmarke jedoch abgelehnt.

Vom BPatG zum EuGH zum BPatG zum BGH

Gegen diese Entscheidung hatte Santander sodann Beschwerde beim Bundespatentgericht eingelegt und Recht bekommen. Das BPatG (Beschl. v. 03.07.2015, Az. 25 W (pat) 13/14) hatte geurteilt, dass die Verwendung der roten Farbe im Bankensektor gängig und daher grundsätzlich freihaltebedürftig sei, weshalb ihr von Haus aus keine Unterscheidungskraft zukomme. Auf Grundlage der vom Sparkassenverband vorgelegten Meinungsforschungsgutachten und weiterer Dokumente hätte, so das BPatG, nicht mit Sicherheit festgestellt werden können, dass die Farbe Rot im Bezug auf Banken von den Verbrauchern überwiegend den Sparkassen zuordnet werde.

Zur Bestimmung des erforderlichen Grads an Verkehrsdurchsetzung komme es zwar, so der Europäische Gerichtshof (Urt. v. 19.06.2014, Az. C-217/13) auf Vorlage des BPatG, nicht auf starre Prozentwerte wie etwa einem zuvor noch vom BPatG angenommenen Durchsetzungsgrad von über 75 Prozent (Beschl. v. 19.03.2013, Az. 24 W (pat) 75/10) an. Entscheidend sei, ob unter Berücksichtigung aller wesentlicher Gesichtspunkte, unteren anderem auch der Marktanteile, der Nutzungsdauer und -intensität sowie der geografischer Verbreitung davon ausgegangen werden könne, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung die Farbe als Marke erkennt. Den Nachweis des vom BPatG weiterhin geforderten Durchsetzungs- bzw. Zuordnungsgrad von mindestens 50 Prozent hatte das BPatG jedoch, bezogen auf den Anmeldezeitpunkt, nicht als erbracht angesehen.

Zwar hatte der Sparkassenverband verschiedene Verkehrsgutachten vorgelegt, die teilweise von einer Verkehrsdurchsetzung von über 60 Prozent ausgingen. Die diesen Gutachten zugrunde liegenden Verkehrsbefragungen waren aber nach Überzeugung des BPatG nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden, weshalb ihnen eine nur geringe Aussagekraft und Beweiswert zukomme - erst recht in Bezug auf den im vorliegenden Fall relevanten Anmeldezeitpunkt im Jahr 2002. Nicht unterscheidungskräftig und damit zu löschen lautete folglich das Fazit des BPatG.

BGH: Verkehrsdurchsetzung im Entscheidungszeitpunkt reicht

Gegen die vom BPatG angeordnete Löschung der Farbmarke "Rot" hatten sich die Sparkassen mit einer Rechtsbeschwerde vor dem BGH zur Wehr gesetzt und waren damit nun erfolgreich. Der BGH hat entschieden, dass es für den Löschungsantrag nicht entscheidend sei, ob die Marke bereits zum Zeitpunkt der Markenanmeldung im Jahr 2002 verkehrsdurchgesetzt war. Ausreichend sei es, wenn sich aus den demoskopischen Gutachten ergebe, dass die Farbmarke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag, hier also im Jahr 2015, Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Auch ursprünglich mangels nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung zu Unrecht eingetragene Marken bleiben also geschützt, wenn sie nachträglich Verkehrsgeltung erlangt haben.

In dem von den Sparkassen gegen Santander laufenden Verletzungsverfahren sind die Karten damit neu gemischt. Gestritten werden muss dort nun voraussichtlich darum, ab wann ein Schutz der Farbmarke "Rot" bestand und in welchem Umfang möglicherweise Ansprüche der Sparkassen gegen Santander bestehen.