BGH zum Streit um Farbmarke: NJW muss um ihr Orange kämpfen

Jede Juristin und jeder Jurist kennt das typische Orange der vom Beck-Verlag herausgegebenen "Neue Juristische Wochenschrift" (NJW) – oder doch nicht? Verdient das NJW-Orange (Farbmarke: 30 2008 037 660), das seit 2009 als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften in das vom Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen wurde, wirklich immer noch besonderen markenrechtlichen Schutz? Diese Frage beschäftigte nun den Bundesgerichtshof (BGH). 

Nach einem von ihm am Mittwoch veröffentlichten Beschluss muss das Bundespatentgericht (BPatG) erneut über einen Löschungsantrag aus dem Jahr 2015 entscheiden (Beschl. v. 22.07.2021, Az. I ZB 16/20). Die Antragstellerin, dem Vernehmen nach eine Anwältin und Verlegerin, hatte bereits im Oktober 2015 die Löschung der Farbmarke beantragt. Sie stellt sich auf den Standpunkt, die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Farbmarke lägen nicht vor. Nach § 8 Abs.3 des Markengesetzes (MarkenG) wäre der Löschungsantrag einer Farbmarke, der nach § 8 Abs. 2 Ziff.1 MarkenG die Unterscheidungskraft fehlt, dann erfolgreich, wenn sich die Marke in den "beteiligten Verkehrskreisen" nicht durchgesetzt hätte. 

Vor dem deutschen Patent- und Markenamt sowie vor dem BPatG (Beschl. v. 26.02, Az. 29 W (pat) 24/17) war die Antragstellerin noch mit ihrem Löschungsantrag bzw. der anschließenden Beschwerde abgeblitzt. Laut BPatG ist – wenn auch nicht zweifelsfrei - im Ergebnis davon auszugehen, "dass die Farbe 'Orange' sich infolge ihrer Benutzung für 'Juristische Fachzeitschriften' in den beteiligten juristischen Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt" habe. Mögliche verbleibende Zweifel daran gingen zu Lasten der Antragstellerin.

BPatG: "Kaum ein Jurist kennt die NJW mit ihrer typisch orangefarbenen Titelseite nicht"

Die Gesamtschau der vom Beck-Verlag im Anmeldeverfahren vorgelegten Unterlagen und ihre Angaben sowie teils gerichtsbekannte oder von Amts wegen ermittelte Umstände legen jedenfalls laut BPatG auch ohne ein demoskopisches Gutachten eine Durchsetzung der als Marke eingetragenen Farbe "Orange" für die Waren "Juristische Fachzeitschriften" in den maßgeblichen Verkehrskreisen nahe. Die jahrzehntelange, ununterbrochene und auch in der Werbung präsente Benutzung der Marke für die NJW im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und nach der Wiedervereinigung auch in den neuen Bundesländern sei gerichtsbekannt.  

Der Beck-Verlag habe, so das BPatG, auch glaubhaft vorgebracht, dass das Titelblatt der NJW spätestens seit dem Jahr 1976 konstant in dem als Marke geschützten Farbton gehalten sei und dass die Zeitschrift zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Auflagenhöhe von etwa 43.000 erreicht habe. Dies wiederum bedeute einen hohen Marktanteil der Markeninhaberin im Bereich der juristischen Fachzeitschriften.

Solche würden außerdem nicht von jedem Leser selbst erworben, sondern lägen auch regelmäßig in Kanzleien, Behörden, Gerichten und Universitäten in  
deren Bibliotheken oder Lesesälen für alle Interessierten aus oder würden dort in  
den Umlauf gegeben, so das BPatG. Daraus lasse sich schließen, dass der Kreis der Leser die Auflagenhöhe deutlich übersteige. Es dürfte, so das BPatG, "kaum einen Juristen in Deutschland geben, der die NJW mit ihrer typischen orangefarbenen Titelseite nicht kennt". 

BGH ändert Rechtsprechung

Allerdings, so das BPatG weiter, stehe nicht ganz zweifelsfrei fest, dass die Tatsachen und Indizien, die eine hohe Bekanntheit der NJW belegten, ausreichend seien, um den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung in den beteiligten Verkehrskreisen für die Farbmarke als erbracht anzusehen. Das könne aber dahinstehen, denn diese restlichen Zweifel gingen im konkreten Fall zu Lasten der Antragstellerin. 
 
Der BGH widersprach nun in Abkehr seiner bisherigen Rechtsprechung dieser Rechtsauffassung des BPatG und sieht die Beweislast stattdessen beim Beck-Verlag als Markeninhaberin. Dieser müsse nun ergänzend vortragen und gegebenenfalls weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorlegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens beantragen, um die Verkehrsdurchsetzung des NJW-Orange zu beweisen.

Beck-Verlagssprecher Mathias Bruchmann zeigte sich gegenüber LTO im Hinblick auf die erneute Verhandlung vor dem BPatG optimistisch: "Wir gehen weiterhin davon aus, die Verkehrsdurchsetzung gegeben ist. Jede Juristin und jeder Jurist kennt die orange NJW."