Düsseldorf registriert :D als Marke: Wer zuletzt lacht

von Valeska Töbelmann, LL.M.

04.11.2014

Erst ":Düsseldorf" und jetzt ":D". Die Landeshauptstadt hat sich das Emoticon für das Lachen als Gemeinschaftsmarke eintragen lassen – unter anderem für Telekommunikation. Darf Düsseldorf jetzt den Internet-Nutzern das digitale Lachen verbieten? Valeska Töbelmann kann nicht für alle Nutzer Entwarnung geben.

Die Landeshauptstadt selbst beruhigt die User: auf die Verwendung des Emoticons :D in Emails habe die Eintragung als Marke keinen Einfluss. Für Telekommunikationsanbieter, Hosting-Anbieter und Web-Designer ist die Benutzung des Zeichens dennoch künftig beschränkt.

Aber kann man ein Emoticon überhaupt als Marke für Telekommunikations- und Internetdienstleistungen schützen? Schließlich werden Emoticons doch täglich in ungezählten elektronischen Textnachrichten verwendet.

Hier scheinen das für Gemeinschaftsmarken zuständige Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) und das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) unterschiedlicher Auffassung zu sein.

Auch Smiley als Gemeinschaftsmarke geschützt

Das HABM, bei dem die Düsseldorfer Marke am 16.10.2014 eingetragen wurde, bejaht diese Frage eindeutig. In etwas weniger als drei Monaten nach Anmeldung hat es die formale Prüfung des :D ohne Beanstandung beendet. Die endgültige Eintragung hat dann zwar noch einige Zeit in Anspruch genommen. Dies beruht jedoch nicht auf etwaigen Zweifeln an der Eignung des Zeichens als Marke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen, sondern auf einem Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke.

Auch der Smiley und ein Emoticon für das Lächeln sind vom HABM bereits für Telekommunikationsdienstleistungen geschützt worden. Denn das Amt vertritt regelmäßig die Ansicht, dass zwischen der Dienstleistung und den übermittelten Inhalten unterschieden werden muss. In anderen Worten: nicht alles, was Inhalt einer Email oder SMS sein kann, ist von der Eintragung als Marke für Telekommunikations- und Internetdienstleistungen ausgeschlossen.

Für das Design von Emoticons und ähnlichen Symbolen wären Smileys und das :D nicht als Marke schutzfähig. Für reine Telekommunikations- und Internetdienstleistungen wie die Übertragung von Daten, Hosting-Dienstleistungen oder Programmierdienstleistungen können einzelne Unternehmen jedoch Monopolrechte erwerben.

DPMA: noch keine Entscheidung

In Deutschland steht die Entscheidung über das :D hingegen noch aus. Mehr als zwei Jahre sind seit seiner Anmeldung vergangen und die Marke ist noch immer nicht eingetragen. Dies spricht dafür, dass das DPMA die Ansicht des HABM nicht teilt, sondern Bedenken gegen eine Eintragung des :D hat. Ob es Emoticons generell nicht als schutzfähig erachtet oder die Düsseldorfer Marke primär als Großbuchstaben D und damit Hinweis auf das D-Netz im Bereich der Telekommunikation sieht oder seine Vorbehalte andere Gründe haben, bleibt offen.

Tatsache ist jedoch, dass auch identische Markenanmeldungen manchmal vom HABM und den Markenämtern der einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich beurteilt werden können – obwohl die rechtlichen Grundlagen für die Beurteilung der Schutzfähigkeit in der gesamten EU weitgehend übereinstimmen. Dies beruht unter anderem darauf, dass die einzelnen Markenschutzsysteme voneinander unabhängig sind und daher noch Raum für unterschiedliche Auslegung verbleibt. Darüber hinaus ist auch das jeweilige nationale Verständnis eines Wortes oder Bildes zu berücksichtigen. Es kann daher durchaus sein, dass dem :D trotz des Schutzes beim HABM zumindest für Telekommunikations- und Internetdienstleistungen die Eintragung in Deutschland verweigert wird.

Eine zusätzliche Eintragung beim DPMA wäre jedoch nach der erfolgten Eintragung auf europäischer Ebene nicht mehr in jedem Fall notwendig. Denn die Gemeinschaftsmarke schützt das Emoticon in der gesamten EU und damit selbstverständlich auch in Deutschland. Das DPMA und die deutschen Gerichte sind an die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke ebenso gebunden wie an die einer deutschen Marke.

Kein absolutes Monopol

Damit ist die Benutzung des :D als Marke für Telekommunikations- und Internetdienstleistungen künftig nicht mehr unbeschränkt möglich. Und da das Markenrecht den Inhaber nicht nur vor der Verwendung identischer, sondern auch ähnlicher Waren und Dienstleistungen schützt, gilt dies beispielsweise auch für Telefone oder Software. Die Stadt Düsseldorf könnte die Benutzung identischer oder eng ähnlicher Zeichen als Marke für solche Waren und Dienstleistungen untersagen.

Eine abweichende Entscheidung des Deutschen Markenamtes könnte Unternehmen, die von der Stadt Düsseldorf wegen der Nutzung des Emoticons für Telekommunikation abgemahnt werden, Anlass geben, gegen eine Eintragung einen Antrag auf Nichtigkeit zu stellen oder in einem gerichtlichen Verfahren eine Widerklage zu erheben. Es spricht jedoch angesichts der Spruchpraxis des HABM einiges dafür, dass zumindest dieses Amt die Marke erhalten würde. Wie weit der Schutzbereich des Emoticons in der Praxis jedoch gezogen wird, das heißt, ob sich Düsseldorf auch gegen andere, entferntere Emoticons für das Lachen durchsetzen kann, wird die Zukunft zeigen.

Die Marken für das Smiley und das :-) zeigen allerdings: Die Eintragung des :D für die Stadt Düsseldorf als Gemeinschaftsmarke bedeutet nicht, dass künftig jeder Nutzer elektronischer oder digitaler Kommunikationsmittel in der EU, der seine Freude durch das :D ausdrücken möchte, fürchten muss, für die Benutzung des Zeichens in Emails, SMS, Chats, Whatsapp etc. abgemahnt zu werden. Wie die Stadt Düsseldorf schon herausgestellt hat, gestattet die Eintragung des Zeichens ihr nicht, gegen jede Benutzung des :D vorzugehen. Denn eine Markenverletzung setzt voraus, dass das geschützte Zeichen auch als Marke benutzt wird. Hieran fehlt es etwa, wenn überhaupt kein Bezug zu Waren und Dienstleistungen bzw. zu den von der Marke geschützten Waren und Dienstleistungen besteht, oder die Nutzung nicht gewerbsmäßig, sondern rein privat erfolgt. Damit gibt es zumindest für private Nutzer Entwarnung.

Die Autorin Valeska Töbelmann, LL.M. ist Rechtsanwältin bei CMS Hasche Sigle am Standort Köln. Sie hat einen Schwerpunkt im Markenrecht, einschließlich der Erarbeitung und Optimierung von Schutzstrategien.