BGH spielt Ball erneut ans BPatG zurück: Beck-Verlag muss weiter ums NJW-Orange kämpfen

Weil das Bundespatentgericht (BPatG) den Vortrag der Antragstellerin, die seit vielen Jahren um die Löschung der für die NJW genutzten Farbmarke kämpft, nicht hinreichend berücksichtigt hat, muss das Gericht erneut entscheiden. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschieden (Beschl. v. 24.04.2025, Az. I ZB 50/24).

"Kaum ein Jurist kennt die NJW mit ihrer typisch orangefarbenen Titelseite nicht" – so hatte es das BPatG einst formuliert. Die vom Beck-Verlag herausgegebene Neue Juristische Wochenschrift (NJW) gehört zu den führenden juristischen Fachzeitschriften. Dazu trägt auch die markante Farbe, das "NJW-Orange" (Farbmarke: 30 2008 037 660), bei. Der Farbton wurde extra für den Beck-Verlag angefertigt und wird seit 1976 genutzt. 2008/09 wurde das "NJW-Orange" als verkehrsdurchgesetzte Marke für juristische Fachzeitschriften in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen.

Um diesen besonderen markenrechtlichen Schutz wird seit nunmehr zehn Jahren gestritten. Dem Vernehmen nach ist es eine Anwältin und Verlegerin, die 2015 die Löschung der Farbmarke beantragt hatte. Aus ihrer Sicht liegen die Voraussetzungen einer Verkehrsdurchsetzung der nicht unterscheidungskräftigen Farbmarke nicht vor. Nach § 8 Abs. 3 des Markengesetzes (MarkenG) wäre der Löschungsantrag einer Farbmarke, der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft fehlt, dann erfolgreich, wenn sich die Marke in den "beteiligten Verkehrskreisen" nicht durchgesetzt hätte.

Seit Jahren in der Sache kein Erfolg

Vor dem DPMA sowie dem BPatG hatte die Antragstellerin gleichwohl in der Sache bisher keinen Erfolg. Im Ergebnis sei davon auszugehen, "dass die Farbe 'Orange' sich infolge ihrer Benutzung für 'Juristische Fachzeitschriften' in den beteiligten juristischen Verkehrskreisen gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG durchgesetzt" habe. Mögliche verbleibende Zweifel daran gingen zu Lasten der Antragstellerin, hatte das BPatG entschieden.

Doch der Streit ging beim BGH weiter. Dieser änderte 2021 seine Rechtsprechung mit dem Ergebnis: Die Beweislast liegt beim Beck-Verlag als Markeninhaberin. Der Verlag müsse folglich ergänzend vortragen und ggf. weitere Beweise, insbesondere ein demoskopisches Gutachten, vorlegen oder die Einholung eines gerichtlichen Gutachtens beantragen, um die Verkehrsdurchsetzung des NJW-Orange zu beweisen.

Vor gut einem Jahr entschied das BPatG daran anschließend: Weil im Rahmen eines entsprechenden demoskopischen Gutachtens rund 85 Prozent der befragten Juristen den Farbton mit einem juristischen Fachverlag assoziierten, ist der Löschungsantrag zurückzuweisen (Beschl. v. 19.06.2024, Az. 29 W (pat) 24/17).

Damit war der Streit indes immer noch nicht am Ende. Die Antragstellerin legte wiederum die Rechtsbeschwerde zum BGH ein, sie wurde dabei von Dr. Thomas von Plehwe vertreten. Der Beck-Verlag wurde beim BGH von Prof. Dr. Christian Rohnke vertreten. Unbegründet war die Rechtsbeschwerde aus Sicht des Senats mit Blick auf eine gerügte vorschriftswidrige Besetzung des BPatG. Jedoch wurde eine Verletzung des verfassungsrechtlich garantierten Anspruch der Antragstellerin auf Gewährung rechtlichen Gehörs festgestellt.

BGH stellt Gehörsverletzung fest

Nach § 83 Abs. 3 Nr. 3 MarkenG i.V.m. Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz (GG) ist das Gericht verpflichtet, die Ausführungen der Prozessbeteiligten zur Kenntnis zu nehmen und in Erwägung zu ziehen. Eine Verletzung dieses Rechts liegt dabei nur vor, "wenn sich im Einzelfall klar ergibt, dass das Gericht dieser Pflicht nicht nachgekommen ist", so der BGH unter Heranziehung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung.

Die Verletzung sah der Senat hier darin, dass das BPatG den Vortrag der Antragstellerin zu einer Werbekampagne des Beck-Verlages, die sich zeitlich teilweise mit der Einholung des gerichtlichen Sachverständigengutachtens überschnitten hat, nicht hinreichend berücksichtigt hat.

Konkret bedeutet das: Weil Beck eine Werbekampagne mit dem Slogan "Jura ist Orange" unternahm und dies teilweise während der vom gerichtlichen Sachverständigen durchgeführten Verkehrsbefragung geschah, könnten die Ergebnisse des demoskopischen Gutachtens, auf welches das BPatG seine Entscheidung gestützt hatte, verfälscht bzw. unverwertbar sein. Zwar habe das BPatG den diesbezüglichen Vortrag der Antragstellerin "zumindest teilweise zur Kenntnis genommen".

Jedoch habe das BPatG sodann "überhöhte Anforderungen an den Vortrag der Antragstellerin gestellt", so der Senat. Ähnlich wie schon 2021 entschied der BGH also: nicht die Antragstellerin muss beweisen, dass die Werbekampagne das Gutachten unzulässig beeinflusst hat, sondern Beck muss beweisen, dass dies gerade nicht der Fall war.

Diese Gehörsverletzung war aus Sicht des Senats auch entscheidungserheblich, weshalb die Sache aufgehoben und zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das BPatG zurückzuverweisen war (§ 89 Abs. 4 S. 1 MarkenG). Der Streit ist daher auch nach zehn Jahren immer noch nicht abschließend geklärt.

jb/LTO-Redaktion