Farbmarkenschutz für Langenscheidt: Gelb, gelb, gelb sind alle meine Bücher

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag einen Anbieter von Sprachlernsoftware zur Unterlassung verurteilt, weil dieser die Farbe Gelb zur Kennzeichnung seiner Produkte und in der Werbung genutzt und damit die Markenrechte des Verlags Langenscheidt verletzt hat (Urt. v. 18.09.2014, Az. I ZR 228/12).

Langenscheidt vertreibt seit dem Jahr 1956 unter anderem zweisprachige Wörterbücher, die in einer gelben Farbausstattung mit einem in blau gehaltenen "L" gestaltet sind. Die Assoziation des Produkts mit dem spezifischen Gelb setzte sich über die Jahre im Verkehr durch, sodass die Langenscheidt GmbH & Co. KG dieses als Farbmarke eintragen konnte.

Das von Langenscheidt verklagte Unternehmen bietet Sprachlernsoftware an und vertreibt sie in einer gelben Kartonverpackung. Auch in der Werbung benutzt der Hersteller einen entsprechenden Farbton.

Weil der von dem Drittanbieter verwendete gelbe Farbton mit ihrer Farbmarke verwechselungsfähig sei, verklagte Langenscheidt den Softwareanbieter. Die markenrechtliche Unterlassungsklage hatte in sämtlichen Instanzen Erfolg.

Schutz einer abstrakten Farbe als Marke?

Eine Marke lebt davon, Assoziationen der Verbraucher zu den mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Diese Funktion kann auch eine abstrakte Farbmarke erfüllen. Denn gemäß § 3 des Markengesetzes (MarkenG) können auch Farben und Farbzusammenstellungen als Marke geschützt werden. Sie müssen nur Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidbar machen.

Das Verbraucherverständnis sieht aber erst einmal anders aus: Der Verbraucher wird beim Anblick einer Farbe auf einer Ware oder Verpackung nicht sofort auf die Herkunft der Produkte schließen. Denn eine Farbe wird üblicherweise nicht als Mittel zur Herkunftskennzeichnung, sondern in erster Linie zu dekorativen Zwecken benutzt.

Unterscheidungskraft im Sinne des Markenrechts hat ein abstraktes Farbzeichen daher nur unter besonderen  Umständen, etwa wenn die Waren und Dienstleistungen auf dem jeweiligen Markt sehr beschränkt sind und der maßgebliche Markt spezifisch ist. Im Regelfall kann die Eintragung einer Farbmarke deshalb auch nur dann erfolgen, wenn die Verknüpfung mit dem Produkt bereits durch eine lange und starke Präsenz auf dem Markt in den Köpfen der meisten Verbraucher angekommen ist.

Gerichte sind an Markeneintragung gebunden

Dem Unternehmen Langenscheidt ist der Nachweis einer solchen Verkehrsdurchsetzung seiner Farbmarke "Gelb" auf der Grundlage eines Gutachtens gelungen. Das Gutachten zeigte, dass ein erheblicher Teil der befragten Verbraucher bei der Farbe "Gelb" in Bezug auf den Markt der zweisprachigen Wörterbücher auf das Unternehmen Langenscheidt schließt.

Ist die Farbmarke einmal eingetragen, sind die Gerichte im Verletzungsprozess an die Eintragung der Marke und mithin an ihren Bestand gebunden. Die Löschung kann nur im Wege eines separaten Löschungsverfahrens verfolgt werden. Der BGH ist dementsprechend vom Bestand der zu Gunsten von Langenscheidt eingetragenen Farbmarke "Gelb" ausgegangen.

Das Gericht hat auch eine Verwechslungsgefahr zwischen der Farbmarke und der farblichen Gestaltung der gegnerischen Produkte und Werbung angenommen, welche nach Auffassung des BGH mithilfe der Farbe wie durch eine Marke gekennzeichnet werden.

Auf dem inländischen Markt der zweisprachigen Wörterbücher würden Farben vom Verbraucher ausnahmsweise als Marke aufgefasst werden. Dieses Verständnis würde auf den Markt benachbarter Produkte ausstrahlen, zu denen die Sprachlernsoftware der Beklagten gehöre, so dass das Publikum auch in diesem Produktbereich die von der Beklagten großflächig und durchgängig verwendete Farbe "Gelb" als Produktkennzeichen verstehe.

Löschungsverfahren gegen Langenscheidt noch anhängig

Das letzte Wort ist in dieser Sache jedoch noch nicht gesprochen. Derzeit ist beim BGH noch ein Löschungsverfahren des nun unterlegenen Unternehmens in Bezug auf die Farbmarke "Gelb" von Langenscheidt anhängig, über das noch nicht entschieden ist (Az. I ZB 61/13). Beim nächsten Verhandlungstermin, dem 23. Oktober 2014, könnte sich bereits zeigen, ob die Eintragung der Farbmarke zu Recht kraft Verkehrsdurchsetzung erfolgt ist. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte die Beklagte im Wege der Vollstreckungsabwehrklage gemäß § 767 der Zivilprozessordnung (ZPO) gegen das heutige Urteil des BGH vorgehen.

Mit einer Löschung der Farbmarke ist nach derzeitigem Sachstand jedoch nicht zu rechnen. Die Vorinstanzen haben das von der Beklagten angestrengte Löschungsverfahren als nicht erfolgversprechend bezeichnet. Aus diesem Grund ist das von Langenscheidt angestrengte Klageverfahren auch nicht bis zur Entscheidung über die Löschung gemäß § 148 ZPO ausgesetzt worden.

Die Autorin Linda Kulczynski ist Rechtsanwältin bei CBH Rechtsanwälte in Köln. Die Schwerpunkte ihrer anwaltlichen Tätigkeit liegen im Wettbewerbsrecht sowie dem Geschmacksmuster- und Lebensmittelkennzeichenrecht.